Erfolgreiches Vorgehen gegen den Vertrieb „gefälschter“ Produkte erfordert Testkauf

erschöpfte Ware Unterlassungstitel

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Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass sich ein erwirkter Unterlassungstitel hinsichtlich des Verkaufs “gefälschter” Produkte nicht auf das Angebot von Originalware erstreckt, jedenfalls dann, wenn kein Testkauf gemacht wurde, der das Gegenteil belegt. Die Benutzung der Marke kann jedoch untersagt werden, wenn keine Erschöpfung nach § 24 MarkenG vorliegt.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Der Beklagte bot „gefälschte“ Goldbarren an, die aus Wolfram bestanden und mit einem Goldüberzug versehen waren. Zudem verwendete er die von der Klägerin angemeldete Marke, was die Erwirkung eines Unterlassungstitels hinsichtlich des Anbietens dieser gefälschten Ware zur Folge hatte.

Im Nachgang bot der Beklagte bei den Verkaufs-Plattformen Ebay-Kleinanzeigen und Quoka erneut Ware unter Verwendung des Wort-/Bildzeichens der Markeninhaberin an. Dieses Mal jedoch wurde Originalware aus dem Produktportfolio der Markeninhaberin angepriesen. Die Klägerin machte in der Folge einen Verstoß gegen den zuvor erwirkten Unterlassungstitel geltend und beantragte die Verhängung von Ordnungsmitteln.

Kein Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung

Das Gericht (OLG Frankfurt a. M, Beschluss v. 30.5.2018, Az. 6 W 33/18) entschied, dass der Beklagte nicht gegen die zuvor erlassene Unterlassungsverpflichtung verstoßen habe. Zwar habe der Beklagte in seiner Werbung ein mit der Wort-/Bildmarke der Antragstellerin identisches Zeichen für Waren benutzt, für welche die Marke Schutz genoss (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 und 5 MarkenG). Der Kernbereich des Verbotstitels werde jedoch nicht tangiert, da die Erschöpfungsvoraussetzungen des § 24 I MarkenG als erfüllt anzusehen seien.

Kein Verbot bei Erschöpfung nach § 24 MarkenG

Die Markeninhaberin könne sich außerdem nicht gegen den Verkauf der Waren gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG wehren. Wenn der Markeninhaber selbst oder ein berechtigter Dritter ein mit der Marke bezeichnetes Produkt im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht hat, scheidet die Erwirkung eines Vertriebsverbots durch den Markeninhaber regelmäßig aus. Seine Rechte gelten insofern als „erschöpft“ im Sinne des § 24 MarkenG. Nach der Rechtsprechung muss sich in einem Markenrechtsprozess derjenige, der sich auf eine Erschöpfung beruft, diese auch beweisen.

Der Beklagte führte an, zum Zeitpunkt des Anbietens über Originalware der Markeninhaberin verfügt zu haben und bot sogar eine Prüfung der Echtheit der Waren an. Die Markeninhaberin bestritt nicht, dass es sich um Originalware handelte, sondern führte Folgendes an:

„Sollte der Antragsgegner dem Gericht also ein Prüfungszertifikat für einen Goldbarren vorlegen, so wird darauf zu achten sein, dass aus diesem Zertifikat ergibt, dass exakt der Goldbarren mit der Seriennummer geprüft wurde und nicht irgendein echter Barren, den der Antragsgegner nur kurzfristig erwirbt, um der Bestrafung zu entkommen.“

Das Gericht ließ diese Argumentation nicht gelten. Der Beklagte habe in seinem Angebot keine Seriennummer angegeben und darüber hinaus wäre es ihm auch möglich gewesen, ein Originalprodukt mit einer anderen Seriennummer zu liefern, ohne dass dies einen Verstoß gegen den Unterlassungstenor darstellen würde. Insofern sei davon auszugehen, dass der Beklagte zum maßgeblichen Zeitpunkt des Anbietens über Originalware der Markeninhaberin verfügt habe und eine Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG anzunehmen sei.

Ausweg über § 24 Abs. 2 MarkenG scheidet aus

Das OLG stellte außerdem fest, dass ein Benutzungsverbot der streitgegenständlichen Marke auch nicht über § 24 Abs. 2 MarkenG mit der von dem Beklagten angeführten Begründung erfolgen kann, dass „kein Zweifel“ hinsichtlich des Anbietens gefälschter Goldbarren mit einer bestimmten Seriennummer bestehe. Dieses Argument sei nicht zu berücksichtigen, da der Beklagte ausführte, (beliebige) Bilder aus dem Internet zur Bebilderung verwendet zu haben, auf welchen keine Seriennummer zu sehen war.

Ob die Möglichkeit eines Verbots nach § 24 Abs. 2 MarkenG durch die Beschreibung der Ware als „ungeprüft/unecht“ und damit eine Zustandsverschlechterung einschlägig ist, könne dahinstehen, da dieser Sachverhalt keine Option darstelle, welche im Beschluss hinsichtlich des Unterlassungstitels gedanklich mit geprüft wurde. Ein Einbezug in den Tenor des Verbots scheide somit aus.

Im Zweifel ist ein Testkauf sinnvoll

Die Erwirkung eines Unterlassungstitels, um den Vertrieb gefälschter Ware zu stoppen, kann seine Grenzen in § 24 MarkenG finden. Wird nach dem geahndeten Verstoß hinsichtlich des Anbietens gefälschter Ware ein Originalprodukt unter Nennung der Marke angeboten, kann die Benutzung des Markenzeichens in diesem Fall nur verhindert werden, wenn keine Erschöpfung nach § 24 MarkenG vorliegt.

Im vorliegenden Fall hätte sich die Markeninhaberin die Niederlage vor Gericht sparen können, wenn sie vor Klageerhebung einen Testkauf vorgenommen hätte, um einen markenrechtlichen Verstoß verifizieren zu können. Dieser Testkauf hätte entweder ergeben, dass der Beklagte dieses Mal tatsächlich Originalware angeboten hat und somit rechtlich auf der sicheren Seite war oder einen gerichtsfesten Beleg dafür, dass es sich bei der Behauptung des Beklagten über Originalware der Markeninhaberin verfügt zu haben, lediglich um eine Schutzbehauptung gehandelt hat.

Weitere nützliche Informationen zur Marke finden Sie hier:

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