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BGH: Markennutzung in abweichender Form ist keine rechtserhaltende Nutzung

Rechtserhaltende Markennutzung in abweichender Form

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Wer eine Marke anmeldet, muss diese auch nutzen. Tut er dies nicht, verliert er seinen Markenschutz. Doch was passiert, wenn die Marke in einer leicht abweichenden Form genutzt wird?

Mit dieser Frage hatte sich der BGH zu beschäftigen. Die Entscheidung des BGH veranschaulicht die markenrechtlichen Fallstricke.

Was war passiert?

Am 16.09.2010 ließ die Markeninhaberin die Wortmarke “Dorzo plus T Stada” beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen. Hiergegen erhob der Inhaber der am 11.05.2010 eingetragenen Wortmarke “Dorzo” Widerspruch.

Der Widersprechende sah in der Marke “Dorzo plus T Stada” eine Kollision mit seiner Marke, denn beide Marken wurden für den Schutzbereich der Warenklasse 5 “pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse” angemeldet. Das Verfahren ging sodann durch mehrere Instanzen.

Der Gang durch die Instanzen

Zunächst hatte sich das Deutsche Patent- und Markenamt mit der Streitigkeit auseinanderzusetzen und beschloss am 06.02.2013 die Löschung der angegriffenen Marke “Dorzo plus T Stada”. Gegen diese Entscheidung erhob die Markeninhaberin Beschwerde bei dem Bundespatentgericht.

Das Interessante: Im Laufe des Beschwerdeverfahrens lief die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Marke “Dorzo” ab. Innerhalb dieser Benutzungsschonfrist genießt eine Marke zunächst “Welpenschutz”. Nach Ablauf der Frist muss der Markeninhaber im Zweifel darlegen, dass er die Marke rechtserhaltend genutzt hat, um seinen Markenschutz aufrecht zu erhalten (§§ 26, 49 MarkenG) . Dies gestaltete sich für den Widersprechenden im Laufe des Verfahrens als durchaus schwierig.

Rechtserhaltende Nutzung durch Lizensierung?

Der Widersprechende selber hatte die Marke innerhalb der fünf Jahre nicht genutzt. Er hatte die Marke allerdings lizensiert. Die Lizenznehmerin wiederum nutzte die Marke für den Vertrieb von Augentropfen. Die Marke wurde jedoch nicht in ihrer eingetragenen Form “Dorzo”, sondern in einer veränderten Form genutzt.

Die Lizenznehmerin verkaufte ihre Augentropen unter den Namen

  • “Dorzo-Vision®”
  • “Dorzo-Comp®”
  • “DorzoComp-Vision®”.

Hierin sah das Bundespatentgericht jedoch keine rechtserhaltende Nutzung. Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts wurde aufgehoben. Der Fall gelangte schlussendlich zum Bundesgerichtshof.

Die Entscheidung des BGH

Der BGH führte zunächst aus, dass

“die isolierte Verwendung von Wortmarken […] in der Praxis kaum vor[kommt]. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind […].”

Des Weiteren stelle die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gem. § 26 Abs. 1 MarkenG dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handele es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form.

Im konkreten Fall nahm der BGH an, dass

“die Verbindung des Markenworts “Dorzo” zu den ergänzenden Begriffen “Vision®”, “Comp-Vision®” und “Comp-Vision® sine” […] durch die räumliche Zusammenführung, durch den Bindestrich oder die Zusammenschreibung, durch das einheitliche Schriftbild und die identische Farbgebung hergestellt”

wird. Die angesprochen Verkehrskreise (Apotheker & Verbraucher) nehmen die Verbindung so als einheitliches Kennzeichen wahr.

Darüber hinaus spielt das hochgestellte “®” eine nicht zu unterschätzende Rolle, denn der

“Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes “®” zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt.”

Für den Fall bedeutet dies: Die Wortmarke “Dorzo” wurde nicht in ihrer ursprünglichen, sondern in einer abweichenden, Form genutzt. Der Widersprechende konnte nicht darlegen, dass er seine Marke in der eingetragenen Form rechtserhaltend genutzt hatte. Letzten Endes war es dem Markeninhaber der Marke “Dorzo” mangels Markenschutz nicht möglich, gegen die Eintragung der Wortmarke “Dorzo plus T Stada” vorzugehen.

Fazit

Was zeigt uns der Fall? Mit der bloßen Markeneintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt ist noch kein nachhaltiger Markenschutz erreicht. Zwar können Sie sich die ersten fünf Jahre nach Eintragung auf die faule Haut legen, ohne das Sie etwas zu befürchten hätten.

Doch Obacht: Nach Ablauf der fünf Jahre müssen Sie gegebenenfalls nachweisen, dass Sie Ihre Marke auch rechtserhaltend genutzt haben. Damit es also zu keinem bösen Erwachen kommt, sollten Sie Ihre Marke pflegen und am Markt positionieren. Das können Sie selbst, aber auch durch einen Lizenznehmer tun. Andernfalls ist die Eintragung Ihrer Marke letztendlich keinen Groschen wert.

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