„Öko-Test“-Zeichen: Kein Schadenersatz bei unentgeltlicher Lizenzierungspraxis

Wer Lizenzen für eine Marke ansonsten ausschließlich unentgeltlich erteilt, kann keinen Schadenersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnen. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden (BGH, Urteil v. 16.12.2021, Az. I ZR 201/20).

In dem entschiedenen Rechtsstreit ging es um die Wort-Bild-Marke „Öko-Test“. Die Klägerin, die Herausgeberin des gleichnamigen Verbrauchermagazins ist, gestattet Herstellern der von ihr getesteten Produkte Werbung mit dem „Öko-Test“-Zeichen, wenn diese mit ihr einen unentgeltlichen Lizenzvertrag abschließen, der die Nutzungsbedingungen regelt.

Eingeschränktes Recht zur Markenverwendung

Die Beklagte, eine Herstellerin von Zahncremes, schloss mit der Klägerin einen Gestattungsvertrag über die unentgeltliche Nutzung der Wort-Bild-Marke „Öko-Test“. In dem Vertrag war auch geregelt, dass die „Benutzung der Marke und/oder des Labels durch den Nutzer ist nicht mehr gestattet, sobald der Test, der sich auf das Produkt des Nutzers bezieht, durch einen zeitlich neueren Test überholt ist“ oder die „Beschaffenheit oder Merkmale des Produktes, auf die sich der Test bezieht, geändert worden sind“. Das Magazin „Öko-Test“ veröffentlichte danach einen neuen Test von Zahncremes, in den die Zahncreme der Beklagten nicht einbezogen wurde. In dem Test trat das Fehlen von Fluorid als neuer Testparameter hinzu.

Erfolgreiche Unterlassungsklage

Die Klägerin erfuhr darauf hin, dass im Internet eine Zahncreme, die Fluorid enthielt, angeboten wurde, auf deren Verpackung sich das „Öko-Test“-Zeichen befand. Laut Urteil hatte die Beklagte die Anbieter weder beliefert noch Ihnen Produktabbildungen überlassen. Die Klägerin sah in dem Vertrieb der Zahncreme eine Verletzung ihrer Markenrechte. Das beworbene Produkt sei nicht mit dem zuvor getesteten identisch und der auf der Verpackung angegebene Test überholt. Die Klägerin nahm die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch und verlangte unter anderem Schadenersatz. Das Landgericht erließ in der Folge ein Versäumnisurteil gegen die Beklagte, in der diese verurteilt wurde, es zu unterlassen das „Öko-Test“-Zeichen wie geschehen für Produkte zu verwenden. Die Beklagte legte dagegen Berufung ein.

Vorabentscheidung des EuGH

Das Berufungsgericht legte dem Europäischen Gerichtshof daraufhin Fragen zur Auslegung von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b und c der EG-Verordnung Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke, Art. 9 Abs. 2 lit. b der EU-Verordnung 2017/1001 über die Unionsmarke und Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a und Abs. 2 der EG-Richtlinie 2008/95 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken zur Vorabentscheidung vor (OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 617). Der EuGH entschied diese Fragen mit Urteil vom 11. April 2019 (Az. C-690/17).

Unlautere Werbung mit überholtem Test

Der BGH entschied nun, dass die Verwendung des „Öko-Test“-Zeichens die Wertschätzung der streibefangenen Wort-Bild-Marke in unlauterer Weise ausnutze. Zwar habe die Klägerin die Zahncreme der Beklagten im Jahr 2005 getestet. Da sich die Testparameter geändert hätten, sei die Werbung mit einem älteren Testergebnis jedoch irreführend, wenn für solche Waren neuere Prüfungsergebnisse vorlägen. Die Klägerin habe ein berechtigtes Interesse daran, dass ihr bekanntes Zeichen nicht für eine Werbung mit einem überholten Testergebnis verwendet werde, um das Vertrauen der Verbraucher in die Verlässlichkeit ihrer Tests nicht zu beeinträchtigen.

Güteerwartung des Verkehrs nicht auf Testzeitpunkt beschränkt

Ansonsten sei eine gleichbleibende Aussagekraft der aus dem Testzeichen ersichtlichen Produktinformation nicht mehr gewährleistet. Auch könne ein redlicher Lizenznehmer in einem solchen Fall nicht erwarten, dass der Lizenzgeber mit dem Testzeichen weiterhin die Gewähr für die Aktualität des im Testzeichen verbrieften Prüfergebnisses und die fortdauernd gesicherte Qualität des vormals getesteten Produkts übernehme. Die an ein Prüfzeichen geknüpfte „Güteerwartung des Verkehrs“ sei „regelmäßig nicht auf den Zeitpunkt der Vornahme der Prüfung beschränkt“, sondern erstrecke „sich auf die Fortdauer der bescheinigten Produktqualität“, so das Urteil.

Schaden nicht ermittelbar wegen unentgeltlicher Lizenzierung

Ein Schaden der Klägerin, urteilte der BGH, lasse sich nicht konkret ermitteln. Die Klägerin habe nicht dargelegt, dass ihr durch die Benutzung des Zeichens ein bestimmter Gewinn entgangen sei oder sie andere Vermögenseinbußen erlitten habe. Deshalb könne die Klägerin auch keinen Schaden nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnen. Der Schadensermittlung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie liege nämlich die Überlegung zugrunde, dass derjenige, der durch die unerlaubte Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts eines anderen einen geldwerten Vermögensvorteil erlangt, nicht besser dastehen soll, als wenn er dieses Recht erlaubtermaßen benutzt hätte. Mit Blick auf die unentgeltliche Lizenzierungspraxis der Klägerin könne jedoch nicht angenommen werden, dass sie sich den objektiven Wert der der Marke innewohnenden Nutzungsberechtigung im Wege einer von der Beklagten zu zahlenden Lizenzgebühr zunutze gemacht hätte.

Schadensberechnung nach Verletzergewinn

Die Markeninhaberin könne ihren durch eine Markenverletzung entstandenen Schaden jedoch nach den Grundsätzen der Herausgabe des Verletzergewinns berechnen, auch wenn sie ihre Marke selbst nicht kommerziell vermarktet. Die Klägerin könne ihren Schaden anhand des Gewinns berechnen, den die Beklagte aufgrund des Vertriebs von Zahncremeprodukten ab Eintragung der Marke mit dieser erzielt hat.

Das Urteil stärkt die Aussagekraft, die Testlogos auf Produkten haben. Verbraucher können damit darauf vertrauen, dass selbst im Fall unentgeltlicher Logo-Lizenzierung nicht mit veralteten Tests auf Produkten geworben wird.