OLG Frankfurt zur Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche

Mit Urteil vom 21.03.20123 – 6 U 170/12 – gab das Oberlandesgericht Frankfurt dem Unterlassungsbegehren der Klägerin statt und erklärte die durch sie beanstandete Außenwerbung des Beklagten wegen eines Verstoßes gegen die Marke, aus der die Klägerin vorgegangen ist, für unzulässig.

Die Marke der Klägerin war sowohl auf der Leuchtreklame als auch auf dem oberen Teil des Schaufensters des Beklagten blickfangartig herausgestellt. Hierdurch sei nach Feststellungen des Gerichts der – unstreitig unzutreffende – Eindruck erweckt worden, zwischen dem Beklagten und dem Inhaber der Klagemarke bestünden besondere vertragliche Beziehungen.

Der Einwand des Beklagten, im Schaufenster sowie der Eingangstür seines Ladengeschäfts befinde sich der Hinweis „keine Werksvertretung“, hatte keinen Erfolg. Denn ein solcher Hinweis könne der beschriebenen Irreführungsgefahr nur dann wirksam entgegenwirken, wenn er vom situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbraucher in dem Augenblick nicht übersehen werden könne, wenn dieser die Marke zur Kenntnis nehmen würde. Diese Voraussetzung sei im vorliegenden Fall nicht erfüllt worden.

Durch das beschriebene Verhalten habe der Beklagte die Marke der Klägerin verletzt:

„Aus der mit der beanstandeten Markennutzung verbundenen Irreführung des Verkehrs über in Wahrheit nicht bestehende vertragliche Beziehungen des Beklagten mit dem Inhaber der Klagemarke folgt, dass die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird […]. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht weiter Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 II Nr. 2 MarkenG. Schließlich greifen wegen der genannten Irreführungsgefahr auch die Schutzschranken der §§ 23, 24 MarkenG nicht ein.“

Markenrechtliche Unterlassungsansprüche können grundsätzlich nicht verwirken

Wie der Senat des Weiteren feststellt, sei der Unterlassungsanspruch der Klägerin nicht verwirkt.

Im Allgemeinen beschränke sich die Rechtsfolge der Verwirkung im Markenrecht darauf, dass der Markeninhaber seine Rechte aus der Marke im Hinblick auf bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermöge. Dies führe aber in der Regel nicht dazu, dass auch künftige Schutzrechtsverletzungen frei begangen werden können. Daher komme eine Verwirkung des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nur ausnahmsweise in Betracht, und zwar dann, wenn – abgesehen vom Vorliegen der weiteren Verwirkungsvoraussetzungen – der Verletzer infolge der längere Zeit hingenommenen Markenverletzung einen wertvollen Besitzstand erlangt habe, den er durch die Befolgung des Unterlassungsbegehrens verlieren würde.

Auf einen solchen wertvollen Besitzstand könne sich der Beklagte jedoch nicht mit Erfolg berufen:

„Denn der Beklagte wird durch den Unterlassungsausspruch nicht etwa daran gehindert, den Vertrieb von gebrauchten „X”- Originalgeräten sowie von Ersatzteilen hierfür fortzusetzen; er wird lediglich gezwungen, seine bisherige Werbung so – etwa durch einen deutlicheren Hinweis auf die fehlende Vertragshändlereigenschaft – zu ändern, dass die beschriebene Irreführungsgefahr vermieden wird.“

Schadensersatzansprüche – schon

Die neben der Unterlassung geltend gemachten Schadensersatzansprüche der Klägerin seien jedoch verwirkt, soweit hierdurch Verletzungshandlungen des Beklagten bis zum 31.12.2010 betroffen seien.

Für die Verwirkung des Schadensersatzanspruchs würden keine zusätzlichen Voraussetzungen gelten. Es reiche aus, dass beim Verletzer unter Berücksichtigung der Gesamtumstände, insbesondere auf Grund des Verhaltens des Markeninhabers und des eingetretenen Zeitablaufs, das schutzwürdige Vertrauen darauf habe entstehen können, der Markeninhaber werde nach so langer Zeit Schadensersatzansprüche wegen Verletzung der Klagemarke nicht mehr geltend machen. Dabei setze auf Seiten des Markeninhabers die Verwirkung nicht unbedingt die Kenntnis von der Markenverletzung voraus. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Gesamtumstände könne bereits die Verletzung einer Marktbeobachtungspflicht ausreichen.

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze kam das Gericht zum Ergebnis, dass die Klägerin ihre Schadensersatzansprüche jedenfalls für den überwiegenden Zeitraum der Verletzungsdauer verwirkt hat:

„Der in den Jahren 2003/2004 geführte Schriftverkehr zwischen den Parteien endete damit, dass der Beklagte angekündigt hat, der von der Klägerin vermisste Hinweis „keine Werksvertretung“ werde in Zukunft durch einen Folienaufkleber dauerhaft angebracht werden […]; die Klägerin hat darauf geantwortet, dass unter diesen Umständen gegen den beanstandeten Werbehinweis nichts einzuwenden sei, wenn dieser Hinweis in unmittelbarer Nähe zur Marke angebracht werde und im Verhältnis zum Namen X nicht zu klein ausfalle  […]. Hierzu hat sich der Beklagte nicht mehr geäußert; insbesondere hat er weder zugesagt, diese weitere Anforderung zu erfüllen, noch eine Aussage dazu getroffen, wie seine künftige Werbung konkret gestaltet werde.

[…] Die Klägerin war daher im Sinne der sie treffenden Marktbeobachtungspflicht gehalten zu überprüfen, wie die künftige Werbung des Beklagten aussehen würde. Tatsächlich hat sie über einen Zeitraum von sechs Jahren und neun Monaten […] eine solche Überprüfung nicht vorgenommen und sich beim Beklagten auch nicht mehr gemeldet.“

Zu beachten ist jedoch, dass der insoweit zu Gunsten des Beklagten begründete Vertrauenstatbestand regelmäßig endet, sobald die Rechteinhaberin die Verfolgung ihrer Ansprüche wieder aufnimmt und dies dem Verletzer gegenüber – wie es auch im vorliegend der Fall war – etwa in Form einer erneuten Abmahnung kundtut. Für die nach diesem Zeitpunkt begangenen Rechtsverletzungen und die darauf beruhenden Schadensersatzansprüche greift der Einwand der Verwirkung nicht mehr ein. (pu)

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