{"id":65794,"date":"2023-11-21T07:56:24","date_gmt":"2023-11-21T05:56:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lhr-law.de\/?p=65794"},"modified":"2023-11-21T16:44:35","modified_gmt":"2023-11-21T14:44:35","slug":"markenstreitigkeiten-guenstiger","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lhr-law.de\/en\/magazin\/markenrecht\/markenstreitigkeiten-guenstiger\/","title":{"rendered":"OLG Frankfurt: Werden Markenstreitigkeiten jetzt billiger?"},"content":{"rendered":"
\"Markenstreitigkeiten
\u00a9 Irina – Adobe Stock<\/figcaption><\/figure>\n

Oftmals wird im Rahmen von gerichtlichen Markenstreitigkeiten <\/a>ein Patentanwalt<\/a> beauftragt. Nach der bisherigen Rechtsprechung wurden Patentanwaltskosten in Markensachen grunds\u00e4tzlich \u00fcbernommen. Das OLG Frankfurt hat jetzt entschieden, dass die Beauftragung eines Patentanwalts unter Umst\u00e4nden \u00fcberfl\u00fcssig ist und somit Kosten dieses trotz Prozesssieg nicht erstattet werden m\u00fcssen (OLG Frankfurt, Beschluss vom 21. August 2023 \u2013 6 W 24\/20<\/a>).<\/em><\/p>\n

Die Parteien hatten eine markenrechtliche gerichtliche Auseinandersetzung \u00fcber Unterlassungs- und Folgeanspr\u00fcche. Im Zuge der Streitigkeit wurde ein Patentanwalt von der obsiegenden Partei (Kl\u00e4ger) beauftragt, der diverse Einwendungen gegen den Rechtsbestand der Klagemarke sowie behauptete absolute Schutzhindernisse \u00fcberpr\u00fcfen sollte. Der Kl\u00e4ger beantragte beim Landgericht Frankfurt die Kostenfestsetzung f\u00fcr die erste Instanz, die Verfahrens- und Terminsgeb\u00fchren f\u00fcr den Rechtsanwalt- sowie den beauftragten Patentanwalt um-fasste. Gegen diese Geb\u00fchren richtete sich der Beklagte, da seines Erachtens Patentanwaltskosten nicht erstattungsf\u00e4hig seien.<\/p>\n

Zentrale Norm \u00a7 140 Abs. 4 MarkenG<\/a><\/h2>\n

Zentrale Norm ist der \u00a7 140 Abs. 4 MarkenG<\/a> (\u00a7 140 Abs. 3 MarkenG<\/a> aF):\u00a0\u201eVon den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind die Geb\u00fchren nach \u00a7 13<\/a> des Rechtsanwaltsverg\u00fctungsgesetzes und au\u00dferdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.\u201c<\/em><\/p>\n

Danach sind bei Kennzeichenstreitsachen grunds\u00e4tzlich die durch einen hinzugezogenen Patentanwalt verursachten Kosten zu erstatten. Diese Norm ist jedoch nicht uneingeschr\u00e4nkt anzuwenden, sondern muss richtlinienkonform ausgelegt werden.<\/p>\n

Bisher vertretene Ansicht des Gerichts<\/h2>\n

Nach der bisher herrschenden und auch vom OLG Frankfurt vertretenen Ansicht war \u00a7 140 Abs. 4 MarkenG<\/a> als eine unwiderlegbare gesetzliche Vermutung zu verstehen. Folglich war auch eine Einschr\u00e4nkung des \u00a7 140 Abs. 4 MarkenG<\/a> durch \u00a7 91 Abs. 1 S. 1 ZPO<\/a>, der fordert, dass Kosten in einem Verfahren zweckendsprechend und notwendig sind, damit sie der unter-liegenden Gegenseite auferlegt werden k\u00f6nnen, nicht m\u00f6glich. Im Ergebnis konnte zu jeder Kennzeichenstreitsache ohne weiteres ein Patentanwalt hinzugezogen werden und die Kos-ten mussten von der unterliegenden Partei erstattet werden.<\/p>\n

Prozesskosten m\u00fcssen \u201ezumutbar\u201c und \u201eangemessen\u201c sein<\/h2>\n

Aufgrund eines zwischenzeitlich ergangenen Urteils des Europ\u00e4ischen Gerichtshofs (Beschluss vom 28.04.2022 \u2013 C-531\/20<\/a>) und dem daran anschlie\u00dfenden Urteil des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 13.10.2022 \u2013 I ZB 12\/20<\/a>), hat das OLG Frankfurt nun seine Rechtsprechung ge\u00e4ndert. Der \u00a7 140 Abs. 4 MarkenG<\/a> muss vor dem Hintergrund der der Europarichtlinie 2004\/48\/EG zu Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, welche fordert, dass Verfahren nicht unn\u00f6tig \u201ekostspielig\u201c (Art. 3 Abs. 1 RL 2004\/48\/EG) und Prozesskosten \u201ezumutbar und angemessen\u201c (Art. 14 RL 2004\/48\/EG) sein m\u00fcssen, ausgelegt werden. D.h. eine uneingeschr\u00e4nkte Anwendung des \u00a7 140 Abs. 4 MarkenG<\/a> ist nicht mehr m\u00f6glich. Daraus folgt, dass die Beauftragung eines Patentanwalts nur dann erstattungsf\u00e4hig ist, wenn die Mitwirkung dieses f\u00fcr die zweckdienliche Rechtsverfolgung notwendig ist. Im Rahmen des \u00a7 140 Abs. 4 MarkenG<\/a> ist also unter Ber\u00fccksichtigung des Einzelfalls zu pr\u00fcfen, ob die der obsiegenden Partei durch die Beauftragung des Patentanwalts entstandenen Kosten zumutbar und angemessen sind.<\/p>\n

Wann ist die Beauftragung des Patentanwalts \u201ezumutbar\u201c und \u201eangemessen\u201c?<\/h2>\n

Die Zumutbarkeit von entstandenen Prozesskosten ist anhand der zu \u00a7 91 ZPO<\/a> entwickelten Grunds\u00e4tze zu pr\u00fcfen. Danach ist ma\u00dfgeblich, ob eine verst\u00e4ndige und wirtschaftlich vern\u00fcnftig denkende Partei die Beauftragung des Patentanwalts (kostenausl\u00f6sende Ma\u00dfnahme) zum damaligen Zeitpunkt als sachdienlich ansehen durfte. Die Beauftragung ist immer dann sach-dienlich, wenn sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig ist. Im Falle der Sachdienlichkeit ist die Auferlegung der Patentanwaltskosten der unterliegen-den Partei zuzumuten.<\/p>\n

Im vorliegenden Verfahren wurde der Patentanwalt beauftragt, um Einwendungen gegen den Rechtsbestand der Klagemarke sowie behauptete absolute Schutzhindernisse zu pr\u00fcfen. Die typischen Aufgabengebiete des Patentanwalts sind Recherchen zum Registrierstand oder zur Benutzungslage einer Marke. Die beauftragte Arbeit fiel demnach in das Aufgabengebiet des Patentanwalts. Die hier vorliegende Besonderheit ist, dass der Kl\u00e4ger von einem Fachanwalt f\u00fcr gewerblichen Rechtsschutz gerichtlich vertreten wurde. Das Gericht hat entschieden, dass eine Beauftragung eines Patentanwalts dann nicht notwendig ist, wenn die von diesem gew\u00fcnschte T\u00e4tigkeit auch vom bereits beauftragten Rechtsanwalt vorgenommen werden kann. Davon ist im Fall eines Fachanwalts f\u00fcr gewerblichen Rechtsschutz unproblematisch auszugehen, da diese Fachanwaltschaft auch das Recht der nationalen und internationalen Marken umfasst (\u00a7 14h Nr. 3 FAO). Das Gericht ist jedoch noch weiter gegangen und geht davon aus, dass es bei Kennzeichenstreitsachen, bei denen es sich nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte handelt, oftmals entbehrlich sei einen Patentanwalt hinzuziehen, da es gen\u00fcgend Anw\u00e4lte gebe, die \u00fcber besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verf\u00fcgen und daher auch in der Lage sind Mandanten in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten ein-gehend zu beraten. Die Komplexit\u00e4t oder Bedeutsamkeit der Sache reicht nicht aus um die Beauftragung eines Patentanwalts zu rechtfertigten.<\/p>\n

Was bedeutet dieses Urteil f\u00fcr Sie?<\/h2>\n

Wenn Sie eine markenrechtliche Frage oder Streitigkeit haben, sind unsere Fachanw\u00e4lte f\u00fcr gewerblichen Rechtsschutz kompetente Ansprechpartner, um sie zu fachkundig unterst\u00fctzen. Aufgrund des umfangreichen Wissens ist eine Beauftragung eines Patentanwalts i.d.R. nicht notwendig und es entstehen deutlich weniger Kosten f\u00fcr Sie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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