{"id":60008,"date":"2021-12-08T07:06:40","date_gmt":"2021-12-08T05:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lhr-law.de\/?p=60008"},"modified":"2021-12-06T02:07:13","modified_gmt":"2021-12-06T00:07:13","slug":"beweislast-loeschung-farbmarke","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lhr-law.de\/en\/magazin\/markenrecht\/beweislast-loeschung-farbmarke\/","title":{"rendered":"BGH: Markeninhaber muss im L\u00f6schungsverfahren Umst\u00e4nde zum Fortbestand der Marke nachweisen"},"content":{"rendered":"
\"Beweislast
luanateutzi – stock.adobe.com<\/figcaption><\/figure>\n

Das Orange der juristischen Fachzeitschrift NJW ist bekannt und gesch\u00fctzt. Ein Antragsteller verlangte die L\u00f6schung der Marke. Der BGH entschied: Der Markeninhaber hat Umst\u00e4nde nachzuweisen, aus denen sich der Fortbestand einer Marke<\/a> ergibt.<\/em><\/p>\n

In dem vom BGH entschiedenen Rechtsstreit (BGH, Beschluss v. 22.07.2021, Az. I ZB 16\/20<\/a>) ging es um die abstrakte Farbmarke Nr. 30 2008 037 660<\/a>. Sie wird seit vielen Jahren f\u00fcr die Neue Juristische Wochenschrift (NJW), Deutschlands mit Abstand gr\u00f6\u00dfte und bekannteste juristische Fachzeitschrift, und deren Werbung benutzt. Es handelt sich um einen extra f\u00fcr den Beck-Verlag angemischten Farbton des Farbherstellers.<\/p>\n

Rechtsbeschwerde gegen zur\u00fcckgewiesenen L\u00f6schungsantrag<\/h2>\n

Die Antragstellerin beantragte beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die L\u00f6schung der Marke unter anderem mit der Begr\u00fcndung, die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskr\u00e4ftigen Marke l\u00e4gen nicht vor. Die Markeninhaberin widersprach dem L\u00f6schungsantrag. Das DPMA wies den L\u00f6schantrag in der Folge zur\u00fcck. Eine dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin beim Bundespatentgericht wurde zur\u00fcckgewiesen (BPatG, GRUR 2020, 878<\/a>). Die Antragstellerin verfolgte ihr L\u00f6schungsbegehren weiter mit einer vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragte die Zur\u00fcckweisung dieser Beschwerde.<\/p>\n

Ausreichende Verkehrsdurchsetzung?<\/h2>\n

Das Bundespatentgericht nahm an, der L\u00f6schungsantrag sei zwar zul\u00e4ssig, aber unbegr\u00fcndet, weil eine L\u00f6schungsreife der angegriffenen Marke nicht festgestellt werden k\u00f6nne. Die angegriffene Marke sei nicht gem\u00e4\u00df \u00a7 50 Abs. 1<\/a> und 2 Satz 1, \u00a7 8 Abs. 2 Nr. 1<\/a> Markengesetz (MarkenG) wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zu l\u00f6schen. Sie verf\u00fcge nicht von Haus aus \u00fcber die f\u00fcr eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft. Es komme deshalb auf die Verkehrsdurchsetzung an.<\/p>\n

Patentgericht: Zweifel gehen zu Lasten des Antragstellers<\/h2>\n

Die Markeninhaberin habe zwar f\u00fcr ihre Behauptung der Verkehrsdurchsetzung kein demoskopisches Gutachten vorgelegt, so das Bundespatentgericht weiter. Es spr\u00e4chen jedoch mittelbare Anzeichen wie Umsatz, Marktanteil, Intensit\u00e4t, geografische Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke f\u00fcr die juristische Fachzeitschrift NJW daf\u00fcr, dass das Eintragungshindernis im Anmeldezeitpunkt im Wege der Verkehrsdurchsetzung gem\u00e4\u00df \u00a7 8 Abs. 3 MarkenG<\/a> \u00fcberwunden worden sei. Es sei jedoch nicht zweifelsfrei, dass die festgestellten Tatsachen und Indizien, die eine hohe Bekanntheit der NJW an sich belegten, ausreichend seien, um f\u00fcr die Farbmarke den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen als erbracht anzusehen. Verbleibende Zweifel gingen zu Lasten der Antragstellerin.<\/p>\n

Bundespatentgericht-Beschluss aufgehoben<\/h2>\n

Der BGH war anderer Auffassung. Er gab der gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts gerichteten Rechtsbeschwerde der Antragstellerin statt, hob den angefochtenen Beschluss und verwies die Sache zur\u00fcck an das Bundespatentgericht.<\/p>\n

Markeninhaber muss Umst\u00e4nde zum Fortbestand nachweisen<\/h2>\n

Der zust\u00e4ndige BGH-Senat beschloss an der Rechtsprechung, wonach verbleibende Zweifel, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, zu Lasten des Antragstellers des L\u00f6schungsverfahrens und nicht des Markeninhabers gehen, nicht festzuhalten. Es obliege generell dem Markeninhaber, im L\u00f6schungsverfahren diejenigen Umst\u00e4nde nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergebe.<\/p>\n

Der BGH beruft sich im Leitsatz seiner Entscheidung auf die Rechtsprechung des Europ\u00e4ischen Gerichtshofs (Urteil v. 19.06.2014, Az. C-217\/13<\/a>, C-218\/13<\/a> \u2013 Oberbank u.a.\/Farbmarke Rot, Urteil v. 22.10.2020, Az. C-720\/18<\/a>, C-721\/18<\/a> \u2013 Ferrari testarossa). Die im Streitfall ma\u00dfgeblichen Kriterien f\u00fcr die Pr\u00fcfung, ob das NJW-Orange infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe, seien durch diese EuGH-Rechtsprechung bereits gekl\u00e4rt.<\/p>\n

Nutzung der Farbe geeignet, um markenm\u00e4\u00dfige Benutzung zu belegen<\/h2>\n

Der BGH entschied, dass das Bundespatentgericht zu Unrecht davon ausgegangen sei, dass das Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von \u00a7 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG<\/a> im Wege der Verkehrsdurchsetzung gem\u00e4\u00df \u00a7 8 Abs. 3 MarkenG<\/a> \u00fcberwunden sei. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde gegen den Bundespatentgericht-Beschluss sei die Benutzung der gesch\u00fctzten Farbe f\u00fcr die NJW geeignet, ihre markenm\u00e4\u00dfige Benutzung<\/a> f\u00fcr juristische Fachzeitschriften zu belegen. Die Verkehrsdurchsetzung setze gem\u00e4\u00df \u00a7 8 Abs. 3 MarkenG<\/a> lediglich voraus, dass sich die Marke infolge ihrer Benutzung f\u00fcr die Waren oder Dienst-leistungen, f\u00fcr die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Die Nutzung der Farbe als \u201eHausfarbe\u201c verlange \u00a7 8 Abs. 3 MarkenG<\/a> nicht.<\/p>\n

L\u00f6schungsantr\u00e4ge auf Marken kommen h\u00e4ufig vor. Das neue BGH-Urteil bedeutet damit ge\u00e4nderte Rahmenbedingungen f\u00fcr die Inhaber einer Marke, die \u2013 sei es zu Recht oder zu Unrecht \u2013 angegriffen wird. Denn sie k\u00f6nnen nun gezwungen sein, Zweifel an der Berechtigung ihres Markenschutzes<\/a> auszur\u00e4umen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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