{"id":35670,"date":"2017-11-14T06:27:17","date_gmt":"2017-11-14T05:27:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lhr-law.de?p=35670"},"modified":"2019-08-14T09:56:32","modified_gmt":"2019-08-14T08:56:32","slug":"rechtserhaltende-markennutzung-in-abweichender-form","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lhr-law.de\/en\/magazin\/markenrecht\/rechtserhaltende-markennutzung-in-abweichender-form\/","title":{"rendered":"BGH: Markennutzung in abweichender Form ist keine rechtserhaltende Nutzung"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_35671\" aria-describedby=\"caption-attachment-35671\" style=\"width: 490px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-35671 size-full\" src=\"https:\/\/www.lhr-law.de\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Fotolia_130932349_XS.jpg\" alt=\"Rechtserhaltende Markennutzung in abweichender Form \" width=\"490\" height=\"245\" srcset=\"https:\/\/www.lhr-law.de\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Fotolia_130932349_XS.jpg 490w, https:\/\/www.lhr-law.de\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Fotolia_130932349_XS-90x45.jpg 90w\" sizes=\"(max-width: 490px) 100vw, 490px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-35671\" class=\"wp-caption-text\">c<\/figcaption><\/figure>\n<p><em>Wer eine <a href=\"https:\/\/www.lhr-law.de\/rechtsgebiete\/markenrecht\/marke-anmelden\">Marke anmeldet<\/a>, muss diese auch nutzen. Tut er dies nicht, verliert er seinen Markenschutz. Doch was passiert, wenn die Marke in einer leicht abweichenden Form genutzt wird?<\/em><\/p>\n<p><em>Mit dieser Frage hatte sich der BGH zu besch\u00e4ftigen. Die Entscheidung des BGH veranschaulicht die markenrechtlichen Fallstricke.<\/em><\/p>\n<h3>Was war passiert?<\/h3>\n<p>Am 16.09.2010 lie\u00df die Markeninhaberin die Wortmarke &#8220;Dorzo plus T Stada&#8221; beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen. Hiergegen erhob der Inhaber der am 11.05.2010 eingetragenen Wortmarke &#8220;Dorzo&#8221; Widerspruch.<\/p>\n<p>Der Widersprechende sah in der Marke &#8220;Dorzo plus T Stada&#8221; eine Kollision mit seiner Marke, denn beide Marken wurden f\u00fcr den Schutzbereich der Warenklasse 5 &#8220;pharmazeutische und veterin\u00e4rmedizinische Erzeugnisse&#8221; angemeldet. Das Verfahren ging sodann durch mehrere Instanzen.<\/p>\n<h3>Der Gang durch die Instanzen<\/h3>\n<p>Zun\u00e4chst hatte sich das Deutsche Patent- und Markenamt mit der Streitigkeit auseinanderzusetzen und beschloss am 06.02.2013 die L\u00f6schung der angegriffenen Marke &#8220;Dorzo plus T Stada&#8221;. Gegen diese Entscheidung erhob die Markeninhaberin Beschwerde bei dem Bundespatentgericht.<\/p>\n<p>Das Interessante: Im Laufe des Beschwerdeverfahrens lief die f\u00fcnfj\u00e4hrige Benutzungsschonfrist der Marke &#8220;Dorzo&#8221; ab. Innerhalb dieser Benutzungsschonfrist genie\u00dft eine Marke zun\u00e4chst &#8220;Welpenschutz&#8221;. Nach Ablauf der Frist muss der Markeninhaber im Zweifel darlegen, dass er die Marke rechtserhaltend genutzt hat, um seinen Markenschutz aufrecht zu erhalten (<a href=\"https:\/\/dejure.org\/gesetze\/MarkenG\/26.html\" title=\"&sect; 26 MarkenG: Benutzung der Marke\">\u00a7\u00a7 26<\/a>, <a href=\"https:\/\/dejure.org\/gesetze\/MarkenG\/49.html\" title=\"&sect; 49 MarkenG: Verfall\">49 MarkenG<\/a>) . Dies gestaltete sich f\u00fcr den Widersprechenden im Laufe des Verfahrens als durchaus schwierig.<\/p>\n<h3>Rechtserhaltende Nutzung durch Lizensierung?<\/h3>\n<p>Der Widersprechende selber hatte die Marke innerhalb der f\u00fcnf Jahre nicht genutzt. Er hatte die Marke allerdings <a href=\"https:\/\/www.lhr-law.de\/rechtsgebiete\/markenrecht\/lizenzvertrag\">lizensiert<\/a>. Die Lizenznehmerin wiederum nutzte die Marke f\u00fcr den Vertrieb von Augentropfen. Die Marke wurde jedoch nicht in ihrer eingetragenen Form &#8220;Dorzo&#8221;, sondern in einer <strong>ver\u00e4nderten Form<\/strong> genutzt.<\/p>\n<p>Die Lizenznehmerin verkaufte ihre Augentropen unter den Namen<\/p>\n<ul>\n<li><strong>&#8220;Dorzo-Vision\u00ae&#8221;<\/strong><\/li>\n<li><strong>&#8220;Dorzo-Comp\u00ae&#8221;<\/strong><\/li>\n<li><strong>&#8220;DorzoComp-Vision\u00ae&#8221;.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Hierin sah das Bundespatentgericht jedoch keine rechtserhaltende Nutzung. Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts wurde aufgehoben. Der Fall gelangte schlussendlich zum Bundesgerichtshof.<\/p>\n<h3>Die Entscheidung des BGH<\/h3>\n<p>Der BGH f\u00fchrte zun\u00e4chst aus, dass<\/p>\n<blockquote><p>&#8220;die isolierte Verwendung von Wortmarken [&#8230;] in der Praxis kaum vor[kommt]. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugef\u00fcgt werden, ist zu pr\u00fcfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind [&#8230;].&#8221;<\/p><\/blockquote>\n<p>Des Weiteren stelle die Erg\u00e4nzung einer an sich unver\u00e4nderten Marke durch Zus\u00e4tze keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gem. <a href=\"https:\/\/dejure.org\/gesetze\/MarkenG\/26.html\" title=\"&sect; 26 MarkenG: Benutzung der Marke\">\u00a7 26 Abs. 1 MarkenG<\/a> dar, wenn die Zus\u00e4tze mit dem Zeichen <strong>erkennbar verbunden<\/strong> sind. In diesem Fall handele es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der <strong>Eintragung abweichenden Form<\/strong>.<\/p>\n<p>Im konkreten Fall nahm der BGH an, dass<\/p>\n<blockquote><p>&#8220;die Verbindung des Markenworts &#8220;Dorzo&#8221; zu den erg\u00e4nzenden Begriffen &#8220;Vision\u00ae&#8221;, &#8220;Comp-Vision\u00ae&#8221; und &#8220;Comp-Vision\u00ae sine&#8221; [&#8230;] durch die r\u00e4umliche Zusammenf\u00fchrung, durch den Bindestrich oder die Zusammenschreibung, durch das einheitliche Schriftbild und die identische Farbgebung hergestellt&#8221;<\/p><\/blockquote>\n<p>wird. Die angesprochen Verkehrskreise (Apotheker &amp; Verbraucher) nehmen die <strong>Verbindung so als einheitliches Kennzeichen<\/strong> wahr.<\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus spielt das hochgestellte &#8220;\u00ae&#8221; eine nicht zu untersch\u00e4tzende Rolle, denn der<\/p>\n<blockquote><p>&#8220;Verkehr entnimmt der Beif\u00fcgung des Zusatzes &#8220;\u00ae&#8221; zu einem Zeichen regelm\u00e4\u00dfig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt.&#8221;<\/p><\/blockquote>\n<p>F\u00fcr den Fall bedeutet dies: Die Wortmarke &#8220;Dorzo&#8221; wurde nicht in ihrer urspr\u00fcnglichen, sondern in einer abweichenden, Form genutzt. Der Widersprechende konnte nicht darlegen, dass er seine Marke in der <strong>eingetragenen Form<\/strong> rechtserhaltend genutzt hatte. Letzten Endes war es dem Markeninhaber der Marke &#8220;Dorzo&#8221; mangels Markenschutz nicht m\u00f6glich, gegen die Eintragung der Wortmarke &#8220;Dorzo plus T Stada&#8221; vorzugehen.<\/p>\n<h3>Fazit<\/h3>\n<p>Was zeigt uns der Fall? Mit der blo\u00dfen Markeneintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt ist noch kein nachhaltiger Markenschutz erreicht. Zwar k\u00f6nnen Sie sich die ersten f\u00fcnf Jahre nach Eintragung auf die faule Haut legen, ohne das Sie etwas zu bef\u00fcrchten h\u00e4tten.<\/p>\n<p>Doch Obacht: Nach Ablauf der f\u00fcnf Jahre m\u00fcssen Sie gegebenenfalls nachweisen, dass Sie Ihre Marke auch rechtserhaltend genutzt haben. Damit es also zu keinem b\u00f6sen Erwachen kommt, sollten Sie Ihre Marke pflegen und am Markt positionieren. Das k\u00f6nnen Sie selbst, aber auch durch einen Lizenznehmer tun. Andernfalls ist die Eintragung Ihrer Marke letztendlich keinen Groschen wert.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wer eine Marke anmeldet, muss diese auch nutzen. Tut er dies nicht, verliert er seinen Markenschutz. Doch was passiert, wenn die Marke in einer leicht abweichenden Form genutzt wird? Mit dieser Frage hatte sich der BGH zu besch\u00e4ftigen. Die Entscheidung des BGH veranschaulicht die markenrechtlichen Fallstricke. Was war passiert? 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